大陸新商標法對打擊「商標蟑螂」的相關規定

在筆者前二篇文先後說明了大陸商標蟑螂橫行猖獗程度，及論述其背景因素後，今就此次新修正大陸商標法中有關打擊商標蟑螂的之相關規定，做一詳細的整理與說明。

大陸商標法（以下簡稱為《商標法》）係2019年4月23日修法通過，於2019年11月1日開始實施。此次修改主要涉及了6個條文，主要在加強：一、對於商標專用權的保護，以及二、增加對惡意註冊商標的遏制規範。

在對商標專用權的保護方面，依該法第63條規定，將惡意侵犯商標權的侵權賠償數額計算倍數，由一倍以上三倍以下提高到一倍以上五倍以下；並將商標侵權法定賠償數額上限從三百萬元人民幣提高到五百萬元人民幣(以下均簡稱：元)。另增人民法院在審理商標糾紛案件中，可根據權利人之請求，責令銷毀假冒註冊商標的商品及用於製造商品之材料、工具；假冒商品不得在僅去除假冒註冊商標後進入商業管道。以銷毀和禁止進入商業管道作為處置手段，使假冒註冊商標行為人的違法成本大幅提高，而形成有效威懾（資訊來源：摘錄自大陸國家智慧財產權局）。

至於增加對惡意註冊商標的遏制規定，則見於《商標法》第4條、第19條、第33條、第44條，及第68條等條文中。主要涉及：一是增強商標使用義務；二是規範商標代理機構不得接受對於惡意申請註冊商標者之委託行為；三是對申請人及商標代理機構之惡意申請商標註冊及惡意訴訟行為規定了處罰措施。另制定了《規範商標申請註冊行為若干規定》（以下簡稱為《若干規定》），用以配套新法修改，並於2019年12月1日實施（大陸國家市場監督管理總局令第17號）。茲再深入說明如下：

一、增強商標使用義務

《商標法》第4條：「自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標註冊。不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回」。為此次修法針對商標蟑螂搶註商標行為的最大重點。凡商標申請不以使用為目的申請者，都可以提前在申請階段直接駁回，或者亦可做為在商標核准審定公告的異議期間或註冊後，可起異議或無效宣告之法律依據。而整理其適用情形有以下四種（均涵蓋有抵觸《商標法》第4條）：

 （一）在受理商標申請的審查中，發現申請註冊商標係「不以使用為目的惡意商標註冊申請」者，可以直接駁回（第4條）。

  （二）在受理商標申請的審查時，發現商標代理機構知道或者應當知道委託人所申請的商標屬於「不以使用為目的的惡意商標註冊申請」情形的，不得接受其委託」而接受委託者，亦得直接予以駁回（第19條+第4條）。

  （三）任何人認為已核准公告商標符合「不以使用為目的的惡意商標註冊申請」情形者，可以在商標公告期間向商標局提出異議（第33條+第4條）。

  （四）任何人認為已註冊商標符合「不以使用為目的的惡意商標註冊申請」情形者，亦可在該商標已獲得註冊之後，請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效（第44條+第4條）。

 又為細化及便於大陸商標審查機關於審查時之操作，並提供其直接明確的法律依據，此於《若干規定》第8條中訂有明文，即：商標註冊部門在判斷商標註冊申請是否屬於違反商標法第4條規定時，可以綜合考慮以下因素：

（一）申請人或者與其存在關聯關係的自然人、法人、其他組織申請注冊商標數量、指定使用的類別、商標交易情況等；

（二）申請人所在行業、經營狀況等；

（三）申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意註冊行為、侵犯他人註冊商標專用權行為的情況；

（四）申請註冊的商標與他人有一定知名度的商標相同或者近似的情況；

（五）申請註冊的商標與知名人物姓名、企業字型大小、企業名稱簡稱或者其他商業標識等相同或者近似的情況；

（六）商標註冊部門認為應當考慮的其他因素。

 當審查商標時，發現該申請人曾無正當理由大量申請商標註冊、交易商標、佔用公共資源，或有多次在非類似商品或服務上搶註他人商標等情形時，則會繼續審查該次申請是否屬於不以使用為目的惡意搶註商標。具體來說，在認定是否構成惡意申請時，審查員需要綜合上述多項考慮因素和個案證據進行分析判斷。如利用商標審查系統查詢申請人之申請歷史及轉讓情況等相關事項；篩查馳名商標、知名地名等禁註詞；或通過營業執照及企業資訊公示系統等對所在行業及違法記錄等進行查詢。此外，依《商標法》第29條規定，在審查過程中，審查員認為申請人涉嫌惡意申請或者囤積註冊者，可要求其做出相關說明。（摘節自大陸國家智慧財產權局－《規範商標申請註冊行為若干規定》一問一答）

由此可見，大陸透過此次的修法，已將打擊惡意搶註的時間點往前移，直接在商標申請之審查階段就採取防杜措施，而非傳統需等到商標核准公告或註冊後，才透過審查機關主動或利害關係人的提起異議或無效宣告等行政救濟行動才開始，以期能在一定程度上遏制商標惡意搶註行為。

二、規範商標代理機構不得接受對於惡意申請註冊商標者之委託行為

新《商標法》第19條明定：「商標代理機構知道或者應當知道委託人申請註冊的商標屬於本法第4條（不以使用為目的惡意申請商標註冊者）、第15條（代理人、代表人或其他特定關係人搶註商標者）和第32條（損害他人現有在先權利或者以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標的情形之一者）規定情形的，不得接受其委託」。

另《若干規定》第4條亦揭露商標代理機構應當遵循誠實信用原則，知道或者應當知道委託人申請商標註冊屬於《商標法》第4條、第15條及第32條，不得接受其委託之相同規定。

另《若干規定》更訂定有：「商標代理機構除對其代理服務申請商標註冊外，不得申請註冊其他商標，不得以不正當手段擾亂商標代理市場秩序」之規定。

以上為新《商標法》及《若干規定》對於嚴格禁止商標代理機構不得接受對於惡意申請註冊商標者之委託行為的具體規定。可見此次大陸透過修法及增訂辦法規定，用以打擊商標蟑螂的搶註商標行為的決心。

三、對申請人及商標代理機構之惡意申請商標註冊及訴訟行為規定了處罰措施

（一）對申請人之惡意申請商標註冊及惡意訴訟行為規定方面

依新《商標法》第68條第4款規定有：「對惡意申請商標註冊的，根據情節給予警告、罰款等行政處罰；對惡意提起商標訴訟的，由人民法院依法給予處罰」。

另依《若干規定》第12條：「由申請人所在地或者違法行為發生地縣級以上市場監督管理部門根據情節給予警告、罰款等行政處罰。有違法所得的，可以處違法所得三倍最高不超過三萬元的罰款；沒有違法所得的，可以處一萬元以下的罰款」。

（二）對商標代理機構的惡意申請商標註冊行為規定方面

依《商標法》第68條第1款，原即規定有：「由工商行政管理部門責令限期改正，給予警告，處一萬元以上十萬元以下的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處五千元以上五萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任」。另此次修訂增加同條第4款：「對惡意申請商標註冊的，根據情節給予警告、罰款等行政處罰；對惡意提起商標訴訟的，由人民法院依法給予處罰」。

再依《若干規定》第13條：「對違反本規定第4條的商標代理機構，依據商標法第68條的規定，由行為人所在地或者違法行為發生地縣級以上市場監督管理部門責令限期改正，給予警告，處一萬元以上十萬元以下的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處五千元以上五萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。情節嚴重的，智慧財產權管理部門可以決定停止受理該商標代理機構辦理商標代理業務，予以公告」。

綜觀此次大陸新《商標法》修訂，其目的之一，為強化對商標專用權的保護，而明顯提高對商標侵權的懲罰力度，；至其主要的、也是最重要的目的就是加強對惡意搶註、囤積商標之商標蟑螂的打擊力度。在新法中，首先規定在商標審查階段時即可適用而直接駁回，把打擊惡意申請註冊商標的審查時間往前挪移到最初初審階段，並將其列為事後可提出異議和無效宣告等之法定事由。再者，除了惡意申請的行為人外，亦將商標代理機構也納入規制惡意搶註或囤積商標的對象。又為配合新《商標法》中有關打擊商標蟑螂的具體落實，另增訂了《規範商標申請註冊行為若干規定》，作為對新《商標法》內容進行操作層面的細化與遵守準繩。

筆者近日在中國商標網觀察到為數相當多的商標駁回審定通知，都是以上開「不以使用為目的的惡意商標註冊申請」為理由而駁回，而且被駁回者都是同一個申請人同時一次申請幾十件同樣的商標在各類別及商品服務上。顯見目前大陸商標審查實務上，已經開始運用並大力執行新商標法有關打擊搶註商標之規定。筆者對於該法的修正採正面肯定的評價，至少展現大陸當局針對具體落實打擊商標蟑螂的行態度與決心。至於最後成效如何，我們靜待觀察。(相關實施後成效，將於日後整理後再撰文敘述)